O caso chegou ao STJ após o INPI tirar o caráter oneroso de contrato desse tipo firmado por um grande conglomerado internacional. A transferência de tecnologia nesse acordo previa o pagamento de royalties entre uma empresa e sua controlada no Brasil. A autarquia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) expediu os certificados, mas sem o pagamento de royalties, efetivando uma alteração em redação de cláusula do contrato.

Segundo o sócio do Dias Teixeira Advogados, Diogo Dias Teixeira, é relativamente comum o INPI dizer que a empresa não pode pagar o quanto quiser de royalties. “As companhias têm que pagar de acordo com a portaria 436 do Ministério da Fazenda. O problema é que entra o debate sobre até onde vai a autonomia contratual”, diz.

A multinacional envolvida no processo alegou que o INPI extrapolou o seu papel institucional, atuando com abuso de poder ao realizar mudanças no contrato. Alegou ainda que, a alteração inviabilizou a relação de transferência de tecnologia prevista nos acordos. Contrariamente a essa tese, nas primeiras instâncias, a Justiça defendeu o direito da autarquia de interferir em acordos que contrariam a legislação de propriedade intelectual.

Com base nos artigos 211 e 240 da Lei 9.279/1996, a empresa interpôs recurso especial ao STJ sustentando que o acórdão recorrido chancelou um desvio da função do INPI na averbação dos contratos, uma vez que sua atuação estaria limitada à função registral. No entanto, a Segunda Turma do STJ negou provimento ao recurso, seguindo o voto do relator, o ministro Francisco Falcão, que entendeu ser prerrogativa da autarquia fazer as mudanças que são alvo de questionamento.

“A fim de que o INPI possa desenvolver suas atividades regulatórias e fiscalizatórias em plenitude, em estrita consonância com suas finalidades de abrangência constitucional e infraconstitucional, devem lhe ser assegurados mecanismos efetivos de ação”, aponta o ministro no acórdão da decisão.

Função histórica

Para a sócia da Daniel Legal & IP Strategy, Hannah Fernandes, a decisão do STJ veio a confirmar uma tendência de pensamento que remonta à criação do INPI na década de 1970. “É uma autarquia federal criada durante a ditadura militar. A intenção, na época, era proteger o mercado nacional e intervir na remuneração ao exterior”, explica a especialista.

Hannah acredita que o juízo do STJ foi importante por reforçar o posicionamento do INPI de aplicar suas interpretações a contratos privados.

Os acordos de transferência de tecnologia, quando celebrados por uma parte brasileira e outra estrangeira – como no caso – devem necessariamente ser averbados pela autarquia. Hannah lembra que isso é uma determinação da própria lei de propriedade intelectual. “O INPI não diz mais se um contrato pode ou não ser celebrado. Porém, o instituto tem sim, ainda, o poder de, como guardião da propriedade industrial, alterar os acordos privados”, expressa a sócia da Daniel Legal.

A especialista, contudo, destaca que a autarquia tem sido restritiva na regulação da transferência de tecnologia, o que desestimula o investimento de países industrializados no Brasil. “Existem muitas restrições, inclusive o limite de valor de remessa, que deve ser no máximo 5% do valor líquido de venda dos produtos contratuais. Isso é um desestímulo. O empresário sabe que pode oferecer para outro país sem limite e com uma burocracia menor”, lamenta ela.

Segundo Hannah, políticas mais flexíveis por parte da autoridade reguladora poderiam gerar mais negócios no País.

Ricardo Bomfim